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定牌加工之法律思考

作者：王通 周进友

　　一、定牌加工的概念及侵权的主要表现形式

　　定牌加工是委托加工的一种特殊形式。委托加工是伴随着我国改革开放和对外贸易的发展而出现的一种贸易方式，主要表现为来料加工和来样加工，具体方式为由委托方提供原料或者样品（样式），加工方负责组织生产加工，并将加工后的产品全部返还给委托方；加工方不对加工后的产品进行销售，委托方根据约定向加工方支付加工费。定牌加工是涉及到商标使用的委托加工，即在来料加工或来样加工业务中，由委托方提供商标（一般是注册商标），加工方将委托方提供的商标使用在所加工的商品上。
　　定牌加工过程中极易发生商标侵权行为。目前定牌加工中的商标侵权主要表现为以下几种情形：
　　1.国内加工企业在定牌加工合同规定的数量、范围之外，自行生产加工带有国外委托企业注册商标的商品。
　　2.国外企业在没有取得注册商标专用权的情况下，委托国内企业定牌生产加工侵权产品，侵犯其他商标注册人的注册商标专用权。
　　3.国外企业仅在其本国享有注册商标专用权，并未在中国申请注册该商标，而国内其他企业或个人在中国已经对该商标进行了注册。此时国外企业若委托国内企业定牌加工，也会涉及商标侵权问题。

　　二、定牌加工中存在的主要争议

　　目前，基层执法人员在执法实践中对上述第一种和第二种情形的认定并无争议，有争议的是第三种情形。无论是知识产权理论界还是在实际操作中，都存在着两种截然对立的观点，主要集中在对商标侵权的认定上。
　　一种观点认为，只加工不销售不构成商标侵权。主要理由是：
　　1.根据我国现行的《商标法》，打击商标侵权的根本目的是维护权利人的合法利益和正常的市场竞争秩序。定牌加工并不构成商标法律意义上的使用，因为从事定牌加工的企业并没有商品销售权而仅是生产加工，委托方与其是一种委托和受委托生产加工产品的关系，其性质属于《合同法》中的加工承揽。受委托方的行为是委托方行为的延续，并非自主行为，相当于委托方设立的一个生产加工车间，虽然是在中国制造，但按照国际惯例，应当视同中国工人在国外生产，与中国市场毫无关系，实质上是一种劳务输出。在判定是否构成商标侵权行为时，应综合考虑商标使用人是否基于商标目的使用，不应仅着眼于行为的表面。
　　2.2004年2月18日，北京市高级人民法院发布《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》。在回答“受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或者近似的，其行为是否构成侵权”这一问题时，该《解答》明确答复：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”虽然该《解答》并非法律意义上的有权解释，但作为人民法院内部的法律适用意见，应能反映我国司法界对该问题的态度。
　　另一种观点则认为，只加工不销售也构成商标侵权。笔者赞同此种观点。
　　1.商标的使用有狭义和广义之分。狭义上的使用，是指商标注册人将其商标使用于生产、经营的商品或提供的服务项目上；广义上的使用，还包括商标在广告宣传和交易中的使用。《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”因此，加工企业在商品上贴附商标的行为，应当认定为“商标的使用”。
　　2.知识产权“无形”的特点，决定了对知识产权侵权的救济必须及时制止并预先防范侵权，如果必须等到侵权成为现实才采取措施，则可能造成不可挽回的损失。从我国《商标法》的规定来看，也没有体现出商标侵权要以损害事实的存在为必要条件。商标具有地域性，是商标权的基本特征之一。一件商标在我国获得核准注册后，其注册商标专用权即在我国境内受到法律保护，因此不管定牌加工的商品是否在国内销售，只要生产时未经许可使用了他人依法注册的商标，就应当认定构成商标侵权行为。
　　3.原对外贸易经济合作部、国家工商局于1995年7月13日联合发布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条明确要求，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或近似。

　　三、定牌加工中如何规避侵权风险

　　根据《知识产权海关保护条例》的规定，定牌加工的商标涉嫌侵权的，注册商标专用权人可以向货物进出境地的海关提出扣留嫌疑货物的申请。海关发现进出口货物有侵犯注册商标专用权嫌疑的，应立即书面通知权利人。从该《条例》的有关规定来看，只要出口的商品符合商标侵权的有关要件，即使其在货物的进口国享有商标权，也构成侵权。
　　因此，为了避免发生商标侵权纠纷，笔者建议国内从事定牌加工的企业在与国外委托方签订定牌加工合同前，除了严格审查其是否为合法的商标权利人（需查验商标注册证书原件，如为复印件的，应当经其所属国的公证机关公证）、委托方在产品最终到达地是否拥有商标权以及授权使用的商标与委托方获准注册的商标是否完全一致外，还应当通过商标局的官方网站“中国商标网”查询国内有无已经在相同或类似商品上注册的相同或近似商标。如果在国内已经存在相同或近似的商标，则应该先与相关商标权利人进行沟通，这样才能最大限度地避免定牌加工企业的侵权风险。

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